Puntos clave:
En este tipo de
contratos, una empresa transfiere a otra ciertos conocimientos secretos o no
conocidos de un modo general. Lo transferido abarca:
- procedimientos de fabricación,
transformación y conservación.
- asistencia técnica.
- conocimientos tecnológicos.
Podemos presumir
que dicho KH también abarca *AP de Madrid en su Sentencia núm. 457/2006 de 11 de Octubre [AC
2007\430]. :
- metodología
de trabajo
- técnicas
operativas
- técnicas
comerciales ya experimentadas
- técnicas
y métodos para la instalación, comercialización y explotación.
- Junto
con los servicios que además se puedan prestar con tal finalidad (v.gr. como
establecer una política de publicidad)
La finalidad de dicho contrato es la mejora de los procedimientos productivos, administrativos e incluso
financieros de la empresa que adquiere el KH cedido por la otra.
- Prueba del KH
preexistente:
- Probar mediante documentos la existencia previa de
dicho KH objeto del contrato. En caso de KH que no esté plasmado en documento
(por la propia seguridad del licenciante) esto, estará sujeto conforme a las
reglas de la buena fe contractual.
- Sino se prueba su preexistencia, puede ser objeto de nulidad del contrato.
Ya que te pueden decir que no aportaste nada de KH, por ejemplo.
Además interesa
probar el KH preexistente de cada uno para que así quede constancia de los
derechos que ostenta cada parte en su posición.
- En caso de que el licenciante haya adquirido nuevos
conocimientos durante la vigencia del contrato, se debería establecer
una cláusula que ponga que en dicha circunstancia el licenciante cederá también ese KH que ha conseguido, una vez
iniciado el contrato. Debe dar conocimiento sobre dicha situación y su
contenido, evidentemente, con el límite de que se trate sobre KH objeto del
contrato.
- En cuanto a la
asistencia técnica prestada:
Debe ser una
asistencia:
- Continua y durante la vigencia del contrato
*AP de Madrid en su ST núm. 457/2006
de 11 de Octubre [AC 2007\430] y jurisprudencia que allí se cita.
Este es un punto
clave porque se han dado casos en los que el licenciante presta únicamente la
asistencia técnica al inicio de la cesión del KH y se debe incidir en que dicha
asistencia se debe dar durante toda la vigencia del contrato, sino devengará en
incumplimiento de la licenciante y por ende, causa de resolución unilateral del
contrato.
- Una vez
resuelto el contrato:
- El adquirente debe abstenerse a usar, una vez
resuelto el contrato, el KH que le ha proporcionado la licenciante.
- Puede ser objeto de un acto de competencia desleal derivado de un uso
indebido del KH tras la ruptura del contrato *Véase STS núm. 754/2005 de 21
de Octubre [RJ 2005,8274]. Sin perjuicio de la indemnización por daños y
perjuicios por la utilización o aprovechamiento ilícito del KH. Uso indebido en
el sentido de usarlo sin licencia. A diferencia de usarlo indebidamente durante
la vigencia de la licencia que ahí lo que se dará es un posible desprestigio
del licenciante y dueño de la marca.
- Defensa de la Competencia:
La inclusión de una
cláusula de no-competencia
post-contractual, puede ser objeto de una vulneración a la esencia de la Defensa de la Compentencia. Es
decir, tanto el licenciar KH a una empresa, como habiéndoselo cedido y prever una
cláusula en la que no use el KH cuando se acabe el contrato, restringes la
competencia.
No obstante, si
cumple con los requisitos del Regl. 378/2003 se puede obtener el beneplácito de
la Comisión,
para poder limitar dicha competencia, es lo que se conoce como exención por categorías):
- Que produzca unos
efectos positivos sobre la
competencia:
- Mejoran la distribución y prestación de servicios
- Favorecen el desarrollo comercial
-
Promueven una participación de los consumidores y usuarios amparándose en la
homogeneidad y uniformidad de una cadena de distribución y en la eficacia que
perseguirán los comerciantes adheridos a la misma. (v.gr. el caso de
Apple-Orange)
Estos supuestos
afectan tanto para licencias de conocimientos técnicos como para licencias de
patentes, por ejemplo.
Para que se den
estas exenciones deben darse dos condiciones:
a) No
sobrepasar determinados umbrales de cuota de mercado.
b) No
establecer restricciones graves.
a)
1.- Cuando el acuerdo es entre empresas competidoras: la suma de la cuota de mercado no debe
sobrepasar del 20%.
2.-
Cuando el acuerdo no es entre empresas
competidoras: que la cuota de cada una de las partes no supere el 30%.
b)
Las restricciones
graves que no se permiten son:
1.-
Cuando el acuerdo es entre empresas competidoras:
- Determinar
precios
- Limitar
la producción, es decir, limitar los productos que el licenciatario puede
fabricar.
-
Restringir la capacidad del licenciatario de explotar su tecnología. Lo que no
se puede permitir es que al licenciar a uno se elimine la competencia de otro
competidor.
A excepción de que
se puede restringir dicha capacidad para que no se revelen a terceros los
conocimientos técnicos licenciados.
- Asignar mercados o clientes. A
excepción de las cláusulas que prevén:
· Obligar al licenciatario
a producir con la tecnología licenciada en uno o varios ámbitos técnicos. O
sea, ceder tecnología para un aspecto técnico de un producto de un mercado en
concreto.
· Y se pude imponer el
no producir con la tecnología licenciada en uno o varios ámbitos técnicos o de
mercado de producto o de territorio.
2.-
Cuando el acuerdo es entre empresas no
competidoras:
- Fijar precios, o cualquier forma de
restricción de precios.
- Se
prohíbe la venta pasiva, salvo en el territorio de exclusiva del licenciante o
de otro licenciatario.
- Otras
obligaciones exigibles por el licenciante o el licenciatario:
Por otro lado, sino
se incurren en estas causas de prohibición, lo que no es ilícito se puede
incluir, por tanto, encontramos una serie de cláusulas que se pueden considerar
no restrictivas de la competencia y por tanto que sí que se permiten, y son:
-
Obligación del licenciante de otorgar al licenciatario
condiciones más favorables respecto de otra empresa después de la celebración
del acuerdo.
-
El licenciante se pude oponer a al explotación de
determinada tecnología fuera del ámbito para el que se ha concedido por los
derechos que confiere una patente, por ejemplo.
-
El licenciante puede prever la obligación al licenciatario
de que pruebe de que el KH cedido no se utilice para servicios o productos
distintos de los de la licencia.
-
El licenciatario tiene la obligación de conceder la licencia sobre las mejoras o nuevas aplicaciones al
licenciante.
Al ceder el KH probar que existe mediante documentos y de la
forma anteriormente explicada. Si somos la parte a la que nos lo ceden se le
puede exigir que lo pruebe, no vaya a ser que de la disyuntiva de “que el
licenciatario tiene la obligación de ceder el nuevo KH sobre las mejoras o
nuevas aplicaciones al licenciante”, realmente lo que se de es que el
licenciante no tenía efectivamente el KH y al cederle las “mejoras o nuevas
aplicaciones”, ya lo adquiere todo.
Cuando se resuelve el contrato, para mayor seguridad se
podría realizar un mero acuerdo posterior en que ambas partes declaran por un
lado, que se destruye o devuelve lo adquirido por el licenciante y que el
licenciatario se abstiene a usar seguidamente el KH. Lo negativo de este punto
es que podría ser constitutivo de un nacimiento de una obligación de no-hacer
lícita (no usar el KH ya que no se dispone de licencia) y que si probasen que
se incumple, devendrían consecuencias jurídicas típicas de incumplimiento
contractual.
Y por último, en cuanto a la defensa de la competencia y las
obligaciones que se pueden prever a una parte u otra, cabe decir que mientras
no se incurran en las cláusulas de prohibiciones restrictivas puede estar
permitida la estipulación de otro tipo de cláusulas como las que hemos visto en
el punto de “Otras obligaciones exigibles”.
Isaac Fernández Sánchez
Consultor Jurídico
